Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Rechtsinhaber Rechte aus der eingetragenen Marke gegen Dritte geltend machen kann. Problematisch ist die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung immer dann, wenn die eingetragene Marke in Verbindung mit weiteren, eventuell sogar selbständig eingetragenen Marken benutzt wird. Für Bereiche, in denen die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung differenzierter Angebote üblich ist, hat der BGH nunmehr in einem klarstellenden Urteil ausdrücklich festgestellt, dass eine rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke "Blue Night" trotz kombinierter Verwendung mit der Marke "bodo" möglich ist [bodo Blue Night] (vgl. BGH, Urteil vom 08.02.2007 (I ZR 71/04))

Im Leitsatz führt das Gericht dazu aus:

Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.

Zur Entscheidung:

Die Klägerin ist Inhaberin einer unter anderem für "Parfümerien, Eau de Toilette, After Shave" eingetragenen Wortmarke "Blue Night" und einer für "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" eingetragenen Wortmarke "Bodo". Auf ihren Parfümerie-Artikeln verwendet sie die Marke „Blue Night“ in Verbindung mit ihrer Marke „Bodo“. Die Beklagte vertreibt Duftwasser (After Shave und Eau de Toilette) unter Benutzung des Zeichens „Man Blue Night“. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Marke „Blue Night“. Die Beklagte tritt der auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage mit der Begründung entgegen, die Marke „Blue Night“ sei nicht rechtserhaltend benutzt worden.

Die Klägerin habe ausschließlich die Marke „bodo Blue Night“ verwendet. Während das erstinstanzliche Gericht der Klage stattgegeben hat, hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Dabei ist es im Wesentlichen der Begründung der Beklagten gefolgt. Diese hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung des I. Zivilsenats des BGH nicht stand. Nach Ansicht des Senats hätte das Berufungsgericht in Betracht ziehen müssen, dass der Verkehr in der Verwendung des Zeichens "Blue Night" neben "bodo" möglicherweise eine zweite Marke und nicht lediglich eine aus zwei Teilen bestehende zusammengesetzte Marke erkennt.

Hierzu führt der Senat aus, dass der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt sei (so u.a. BGH, Beschluss vom 20.01.2005 (I ZB 31/03) – Ferrosil, weitere Rechtsprechungshinweise im Urteilstext). Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stelle nach Ansicht des Senats eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar.

Insbesondere sei es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen könnten sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.

Da das Berufungsgericht bislang noch keine Feststellung dazu getroffen hatte, ob der Verkehr das mit der Klagemarke "Blue Night" kombinierte Zeichen "bodo" als eigenständiges Zeichen auffasst, hat der Senat die Entscheidung aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Für die Annahme, dass der Verkehr das Zeichen „bodo“ als eigenständiges Zeichen auffasse, spreche nach Ansicht des Senats allerdings bereits, dass bei Parfümerie-Artikeln häufig Zweitmarken verwendet werden. Die Klägerin hat auch vorgetragen, dass sie das Zeichen "bodo" im Zusammenhang mit anderen Duftnoten verwende. Diesem Vorbringen wird das Berufungsgericht nun nachzugehen haben.